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산업재산권은 그 권리를 받은 나라에서만 효력을 갖는 속지주의 원칙을 따르고 있습니다.


따라서, 해당 국가에서 독점 배타적 권리를 행사하기 위해서는 그 국가에 출원을 하여 권리를 취득해야 합니다.


외국출원 방법으로는 원하는 국가에 개별적으로 출원하는 방법과, PCT출원을 하면서 원하는 국가를 지정하는 방법이 있습니다.


특허법인 네이트는 미국 및 일본 등의 외국에서 수학한 변리사들이 외국출원 업무(명세서의 작성, 번역 및 거절이유 대처 등)를 직접 수행함으로써, 고객 여러분에게 국내최고의 외국출원 서비스를 제공하고 있습니다.


특히, 특허법인 네이트는 일반 번역사에 의한 명세서 번역에서 벗어나, 해당 분야의 변리사 및 스텝에 의해 명세서를 번역함으로써, 외국에서 최적의 특허권리를 확보할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.



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num1.jpg특허 및 실용신안의 경우

국내출원일로부터 1년 이내, 디자인과 상표의 경우 국내출원일로부터 6개월 이내에 출원하여야 최초 출원한 국가(예를 들면 한국)의 출원일(우선일)을 소급받을 수 있습니다. 출원일로부터 1년이 경과한 시점에서 외국출원을 할 수 있지만, 최초 출원국의 출원일을 소급받을 수 없습니다. 출원일을 소급받지 못하면, 우선일과 외국출원일 사이에 신규성이 상실되는 사유(예를 들면 최초 출원의 출원공개 등)가 발생되어 외국에서 특허를 받을 수 없게 될 수 있습니다.


num2.jpg외국출원은

해당 국가의 언어로 작성된 명세서로 출원해야 합니다. 명세서의 번역은 기계적인 단순번역에 의해서는 기술적 의미를 명확하게 전달하기 어렵기 때문에, 해당 기술분야의 변리사 또는 스텝에 의해 재작성의 수준으로 번역되는 것이 바람직합니다.


num3.jpg국내에 출원하기 전에

논문발표 등을 하여 발명의 내용이 알려진 경우에는 특허를 받을 수 없는 나라가 있으므로 주의해야 합니다.


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산업재산권은 그 권리를 받은 나라에서만 효력이 있으므로, 해외에 출원을 하는 경우, 권리를 받고자 하는 나라별로 출원을 해야 합니다.


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출원절차는 국가별로 많이 다를 수 있으나, 일반적으로 다음의 절차와 같이 진행됩니다.


1) 해당 국가언어로 명세서 번역


2) 현지 대리인에게 의뢰


3) 현지 대리인으로부터의 양식 작성 및 송부


4) 현지 대리인이 출원


5) 현지 특허청으로부터 거절이유 수령


6) 거절이유에 대한 검토의견을 현지 대리인에게 송부


7) 현지 대리인의 의견서 제출


8) 등록결정서 수신


9) 등록료 납부 및 등록



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각 나라별로 현지 대리인 수수료와 현지 특허청에 납부하는 요금 및 국내 사무소 수수료로 구성되며, 발명의 난이도나 출원의 경과 또는 환율에 따라 달라질 수 있습니다.



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PCT 출원은 외국출원의 활성화 및 동일발명을 여러 나라에 출원하는 경우 출원인 및 각국 특허청의 노력과 비용경감을 목적으로 각국에서의 절차를 간소화하기 위한 제도입니다.


개별국가에 대해서 출원하는 경우, 출원인은 우선일(국내출원일)로부터 1년 이내에 원하는 모든 나라에 대해서 출원절차를 밟아야 합니다.


따라서, 출원하고자 하는 국가가 많은 경우에는 매우 불편하게 됩니다.


PCT 출원은 이러한 불편을 해소하기 위하여 마련된 제도로서, 수리관청(국적국 또는 거주국의 특허청)에 하나의 PCT출원서를 제출하면서 특허획득을 원하는 나라를 지정한 경우, PCT 출원한 날에 그 지정된 나라(지정국가)에 대해서 모두 출원한 것으로 간주합니다.


이어, PCT 출원일로부터 일정 기간 내에 지정국가로의 국내단계 진입절차를 밟게 되며, 국내단계진입은 개별국가출원절차와 유사합니다.



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- 명세서 및 도면 작성(국어, 영어 또는 일어)


- 한국특허청에 PCT 출원


- 영문번역문 제출(국어출원인 경우 우선일로부터 14개월 이내)


- WIPO(세계지식재산권기구)에서의 절차


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- 우선일로부터 30개월(브라질 등 일부 국가 제외) 이내에 각 지정국의 특허청에 번역문을 제출(개별국가출원 절차와 유사)



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1. 장점

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한번의 PCT국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있기 때문에 개별 나라마다 일일이 출원해야 하는 번거로움을 덜어줍니다.


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특허를 받고자 하는 나라의 특허청(지정/선택관청)의 심사에 앞서 국제조사기관의 선행기술조사(필수절차) 및 특허성에 대한 견해와 국제예비심사기관의 특허성 유무에 대한 예비심사(선택절차)를 거침으로써, 특허획득 가능성을 미리 알 수 있을 뿐만 아니라 평가 및 보완의 기회도 가질 수 있어 특허획득에 유리합니다.


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한국 특허청을 통한 출원언어는 한국어, 영어, 일어이므로 다수 국가를 지정하여 PCT국제출원을 하는 경우 초기에 개별국가 언어로 된 번역문을 일일이 준비하지 않아도 되므로 편리합니다.


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발명 또는 고안을 PCT국제출원을 통하여 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음, 그 지정국의 국내단계 진입기한(우선일로부터 30개월 이내. 다만 스위스 등 일부 국가는 우선일로부터 19개월 이내, 국제예비심사를 청구한 경우에만 30개월 이내)까지 국제조사 및 예비심사보고서를 토대로 특허획득 가능성을 면밀히 검토함과 동시에 각 지정국의 시장성을 조사한 다음에 국내절차 이행여부를 결정함으로써 불필요한 비용지출 및 무모한 해외출원을 방지할 수 있습니다.


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세계 주요특허청에서는 PCT를 통한 외국인의 국내단계진입시 자국특허수수료를 일정조건에 따라 감면해 주는 제도를 두고 있습니다.



2. 단점

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PCT국제출원 비용이 별도로 소요되고, 지정국의 국내단계에 진입하는 경우에는 개별국 출원시와 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용부담이 가중됩니다.


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국제예비심사를 받았음에도 불구하고 국내단계 진입시 각국마다 새로운 심사를 받게 되므로, 심사절차가 이중적으로 진행될 가능성이 있습니다. 이와 달리 개별국가출원을 하였을 경우에는 각국마다 심사관이 제시하는 선행기술을 고려하여 권리범위를 보정함으로써 국가에 따라서는 의외로 큰 권리를 얻을 가능성이 있습니다.


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PCT 출원의 경우 국내단계진입이 개별출원에 비해 늦으므로, 그만큼 권리획득에 소요되는 기간이 많이 걸립니다.



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PCT 출원의 경우에는 각 나라별 비용 외에 PCT 출원비용이 더 들어가기 때문에, 단지 몇 개국에만 출원하는 경우에는 PCT 출원보다는 개별국가출원을 하는 것이 유리합니다.


반면, 발명품의 상품성이 아직 불명확해서 출원할 국가를 나중에 선정하는 것이 좋은 경우, 또는 상품성이 매우 좋아서 아주 많은 수의 국가에 출원하는 경우에는 PCT 출원이 유리합니다.