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발명 및 고안, 미적 디자인(의장) 또는 상표에 대한 특허청 심사관의 거절결정에 대하여 불복하고자 하는 경우 또는 타인의 특허, 디자인 및 상표권으로부터 대항을 받아 영업에 지장이 있는 경우에는 일정한 절차에 따라 특허심판원에 심판을 청구할 수 있습니다.


특허심판원에 제기할 수 있는 특허심판은 크게 당사자계 심판과 결정계 심판으로 구분될 수 있습니다.


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심판의 당사자로서 청구인과 피청구인이 대립되는 심판을 말하며, 타인의 등록된 특허를 소급적으로 소멸시킬 수 있는 무효심판, 타인의 특허권 등의 보호범위를 확인할 수 있는 권리범위확인심판, 선원발명을 이용한 후원발명을 실시할 수 있도록 요청하는 통상실시권허여심판, 타인의 등록된 상표를 취소해 줄 것을 요청하는 상표등록취소심판 등이 있습니다.



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당사자계 심판과 달리 청구인과 피청구인이 대립구조를 취하지 않고, 단지 청구인만 존재하는 심판을 말하며, 출원의 거절결정에 대한 불복심판, 이의신청에 따른 특허청 심사관의 취소결정에 대한 불복심판 등이 있습니다.


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우선, 심판을 청구하고자 하는 경우에는 심판청구서와 필요한 첨부서류를 특허심판원장에게 제출하여야 합니다. 심판 청구가 있으면 특허심판원에서는 심판번호 및 심판관 지정통지서를 청구인에게 송부함과 동시에 피청구인에게 심판청구서 부본이 송부됩니다.


특히 등록된 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등에 대하여 무효심판, 취소심판 등의 심판청구가 있는 경우에 특허심판원장은 심판청구 사실을 통보하여 등록원부에 등록(예고등록)되도록 합니다.


심판장은 심판청구서에 필요한 사항이 모두 기재되었는지 심판청구는 적법한 것인지에 대해서 방식심사를 합니다. 방식심사의 결과 필요한 사항이 누락되어 있는 경우에는 심판장은 누락된 사항에 대해 보정을 명하고, 청구인이 보정에 응하지 않는 경우에는 심판청구서 또는 심판청구가 각하됩니다.


반면, 방식심사의 결과 심판청구서에 흠결이 없거나 보정을 통하여 누락된 사항을 보정한 경우에는 본안절차로 진행됩니다. 당사자계 심판의 경우에 피청구인은 송부받은 심판청구서에 대하여 답변서를 제출하고, 청구인은 답변서에 대해 변박서를 제출합니다. 청구인의 변박서 및 피청구인의 답변서 제출은 여러 번 반복될 수 있으며, 필요한 경우에는 특허심판원은 청구인과 피청구인을 심판정으로 소환하여 구두심리를 진행할 수 있습니다.


이와 같은 심리절차가 계속된 후에 청구인과 피청구인 사이에 쟁점이 정리되면, 심판장은 심리를 종결한다는 취지의 심리종결예정통지서를 송부하고, 심리를 종결한 후에 심결을 내립니다.



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결정계 심판에서도 당사자계 심판과 마찬가지로 심판청구가 있으면, 심판번호 및 담당심판관이 지정되고, 지정된 심판장은 심판청구서에 누락된 사항은 없는지 방식심사를 하고, 흠결이 있으면 보정명령을 내립니다.


심판청구서에 흠결이 없거나 보정을 통하여 누락된 사항을 치유한 경우에는 본안 심리로 진행되고, 쟁점이 정리되면 심리예결통지서를 청구인에게 송부하고 심리를 종결한 후에 원결정을 취소한다는 심결 또는 심판청구를 기각하는 심결을 내립니다.


특히, 거절결정불복심판이 청구되고, 심판청구가 된 날로부터 30일 이내에 명세서에 대해 보정이 있는 경우에는 심판절차로 바로 진행되는 것이 아니고, 특허거절결정을 한 심사관에게 재심사하도록 되어 있는데, 이를 심사전치라고 합니다. 심사전치에서 재심사결과 거절결정 이유가 해소된 경우에는 담당심사관은 특허결정을 내리고, 만약 거절결정 이유가 해소되지 않았다고 판단되면 심판 절차로 진행됩니다.


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심판청구서에는 “청구의 취지”와 청구의 이유” 및 “증거방법”등을 기재하도록 되어 있습니다.


청구의 취지는 심판청구를 하는 경우 반드시 기재하여야 하는 반면에 청구의 이유나 증거방법 등은 추후에 제출할 수 있습니다.


물론, 대리인을 선임한 경우라면 위임장을 제출해야 합니다.


당사자계 심판은 등록된 특허, 디자인, 상표권에 대하여 이해관계가 있는 사람만이 청구할 수 있으므로, 이해관계를 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 하고, 권리범위확인심판에서는 등록된 특허, 디자인, 상표와 유사한 자신의 기술, 의장, 상표에 관한 도면 등을 제출하여야 합니다.


한편, 결정계 심판은 결정 등본이 송달된 날로부터 30일 이내에 청구하도록 되어 있으므로, 거절결정 등본 또는 취소결정 등본의 사본을 제출하여 기간 내에 심판청구가 있다는 점을 주장할 수 있습니다.


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특허, 실용신안, 의장(디자인), 상표에 관한 권리에 대하여 다툼이 있는 경우 또는 특허심판원의 심결 또는 결정에 대해서 불복하고자 하는 경우에 이를 해결하기 위한 절차를 넓은 의미의 특허소송이라 합니다.


넓은 의미의 특허소송은 크게 특허침해소송과 심결취소소송이 있습니다.



1. 특허침해소송


특허침해소송이란 특허권 등의 산업재산권을 아무런 권원이 없는 제 3자가 무단으로 판매, 제조, 사용 등의 행위를 하여 특허권자와 제 3자간에 분쟁이 발생하여 제기되는 침해금지청구소송, 손해배상청구소송, 부당이득반환청구소송, 신용회복청구소송 등을 말합니다. 특허침해소송에 대해서는 민사소송절차 또는 특허법 제 225조 이하의 규정에 따른 형사소송절차에 따라 민사소송 또는 형사소송이 진행됩니다.


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지식재산권자는 “고의” 또는 “과실”에 관계없이 지식재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해를 금지하거나 예방 등의 조치를 취할 수 있으며, “고의” 또는 “과실”에 의하여 지식재산권을 침해한 자에 대해서는 손해배상청구소송, 신용회복청구소송 또는 부당이득반환청구 소송 등의 민사적 조치를 진행할 수 있습니다.


특히, 침해금지청구소송이나 손해배상청구소송과 같은 본안소송의 경우 통상적으로 장시간이 소요되는데, 그 사이에 침해품이 멸실되거나 훼손된다면 침해물품을 집행할 수 없습니다. 이와 같은 우려가 있는 경우에는 침해 물품에 대한 처분을 금지시키는 가처분 신청이나 침해물품에 대한 가압류 신청을 통하여 신속하게 권리를 보전할 수 있습니다.


또한, 침해소송과 관련하여 침해물품 또는 침해물품의 매출실적을 기록한 장부 등의 증거자료가 멸실, 훼손될 우려가 있는 경우에는 소를 제기하기 전에 또는 소를 제기한 후에 증거보전 신청을 할 수 있습니다.


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특허권 침해에 ‘고의’가 있는 경우에는 형사적 처벌의 대상이 될 수 있는데, 상표권을 제외한 지식재산권의 침해 행위에 대해서는 반드시 피해자의 고소가 있어야 형사적 처벌을 요구할 수 있습니다.


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이처럼, 민형사상의 소를 제기하기 위해서는 원칙적으로 침해자의 고의 또는 과실이 있어야 하기 때문에, 지식재산권의 침해가 있다고 판단되는 경우 민형사상의 소를 제기하기 전에 침해자에게 지식재산권의 침해 행위를 중지해 줄 것을 요청하는 경고장을 송부하는 게 유리합니다. 이 경우, 침해자에게는 고의 또는 과실이 추정될 수 있기 때문입니다.


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한편, 권리자로부터 이와 같은 경고장을 받은 경우에는 경고장의 내용이 정당한 것인지, 정당한 권리자에 의한 것인지, 권리가 유효하게 존재하는 것인지의 여부를 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 이 때, 침해여부를 판단하기 어려운 경우가 대부분이므로, 가급적이면 이 분야의 전문가와 상의를 하는 것이 좋습니다.


만약, 타인의 지식재산권을 침해한 것으로 판단하면, 즉시 그 실시를 중단하고 권리자의 지식재산권을 침해하지 않겠다는 회신을 권리자에게 보내는 것이 좋습니다. 아울러, 실시권/사용권 계약을 통하여 문제가 된 지식재산권을 정당하게 실시하거나 화해, 권리양수 등의 조치를 강구할 수 있습니다.


만약, 타인의 지식재산권을 침해한 것이 아니라고 판단되면 자신의 실시/사용 행위가 권리자의 지식재산권을 침해하지 않은 것이라는 취지의 회신을 보낼 수 있고, 보다 적극적으로는 자신의 실시/사용행위가 지식재산권 권리자의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다. 특히, 상대방이 소유하고 있는 지식재산권이 착오로 인하여 잘못 등록된 것이라는 확신이 있다면, 특허심판원에 문제가 된 지식재산권의 무효심판을 청구할 수 있습니다.

2. 심결취소소송


심결취소소송이란 특허심판원의 심결 또는 결정에 대하여 불복하고자 하는 경우에 특허법원에 제기하는 불복 절차로서 특허심판원의 심결 또는 결정에 대해서 그 취소를 특허법원에 요청하는 소송을 말합니다.


즉, 특허/실용신안/의장/상표 출원에 대한 심사관의 거절 결정 또는 기각 결정이나 특허권, 실용신안권/의장권에 대한 취소결정에 대하여 특허심판원이 원결정을 유지하는 경우 또는 등록된 지식재산권에 대한 무효심판, 취소심판, 권리범위확인심판 등의 심결 또는 결정에 대하여 불복하고자 하는 경우에는 반드시 특허법원에 소를 제기하여야 합니다.


만약, 특허심판원의 심결 또는 결정에 대해서 일정기간(통상 심결/결정등본 송달 후 30일 이내) 이내에 특허법원에 소송을 제기하지 않으면, 그 심결은 그대로 확정됩니다


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특허심판원의 심결에 대해서 불복하시고자 하는 경우에는 심결 등본을 송달받은 날로부터 14일 이내에 소장 및 필요한 서류를 제출하여야 합니다.


소장이 접수되면 특허법원에서는 사건번호 및 재판부 지정통지서를 원고에게 송부하고, 지정된 재판부의 재판장은 소장에 필요한 사항이 모두 기재되어 있는지와 필요한 서류가 모두 첨부되어 있는지에 대해 심사를 하는데 이를 소장심사라 합니다.


소장심사 결과 필요한 사항이 누락되어 있으면 재판장은 보정명령을 내리고, 이에 대해서 원고가 보정하지 않는 경우에는 소장은 각하됩니다.


원고가 누락된 사항을 보정한 경우에는 청구원인에 대하여 구체적인 본안절차가 진행됩니다.


아울러, 제기된 소송에 대하여 피고(결정계 심판의 경우에는 특허청장) 및 특허청에 소장 부본이 1부씩 송부되고, 피고는 이에 대해 답변서를 제출하고, 원고는 답변서에 대해 준비서면을 제출하는 등의 준비절차가 진행됩니다.


특히, 특허와 실용신안과 같은 기술적 내용에 대한 재판부의 이해를 돕기 위하여 특허법원에서는 기술심리관을 활용하고 있습니다.


또한, 준비절차에서 쟁점을 정리하고 증거도 함께 정리할 수 있도록 하고 준비절차를 거친 후 법정에서 진술, 증거조사 등의 변론절차를 신속히 수행하여 집중적으로 심리가 이루어지도록 하고 있습니다.


변론절차를 통해 모든 쟁점이 해결된 것으로 판단되면, 특허법원에서는 변론을 종결하고 판결을 내립니다.


특허법원의 판결에 대해서는 판결문을 송달받은 날로부터 30일 이내에 대법원에 상고하여 불복할 수 있습니다. 상고를 제기하는 경우에는 상고장(정본 1통과 부본 2통)을 제출하여야 하는데, 상고장은 대법원이 아니라 원심법원인 특허법원에 제출하여야 합니다.


만일 상고장에 구체적인 상고이유가 기재되지 않은 경우라면 대법원으로부터 상고이유를 보충하라는 통지서가 발송되는데 송달받은 날로부터 20일 이내데 상고이유서를 제출하여야 합니다.


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소장 정본 1통 및 부본 3통


다른 소송과 마찬가지로 소장을 제출하여야 하는데, 소장에는 청구취지, 청구원인을 반드시 기재하고, 필요한 경우에는 증거방법을 제출하여야 합니다.


- 원 심결문 및 심결문이 송달된 일자를 확인할 수 있도록 심결문 등본 송달증명원을 함께 제출합니다.

- 원고 또는 피고가 법인인 경우에는 법인등기부 등본을 제출합니다.

- 대리인에 의하여 절차를 밟고자 하시는 경우에는 위임장이 필요합니다.